Strano ma vero: NIKE condannata per contraffazione

Avv. Francesco Fiore

In data 28/02/2014 il Tribunale di Torino, ha riconosciuto la contraffazione del marchio italiano “Kombat” di proprietà della Basic Trademark s.a. (n. registrazione 1518432) operata dai marchi Nike Pro Combat e Nike Pro Combat Hyperstrong della NIKE, invitandola a ritirare dal commercio tutti i prodotti legati al marchio in esame e inibendo qualsiasi forma di comunicazione promozionale e pubblicitaria degli stessi.

Ha altresì riconosciuto il risarcimento dei danni alla Basic, comminando alla nota società una penale di € 100,00 per ogni singolo prodotto venduto ed € 3.000,00 per ogni diversa violazione dell’inibitoria. La controversia tra società di abbigliamento sportivo leader nel mercato, Basic Trademark s.a. e Basic Italia s. p.a.(tra l’altro titolare del famoso marchio Robe Di Kappa) e la Nike Italia s.r.l. e la Adamante s.r.l. aveva come oggetto la contraffazione di un noto marchio, per la precisione "Kombat". Le società Basic, lamentando che la Nike Italia S.R.L. distribuiva nel territorio italiano articoli di abbigliamento sportivo con i marchi nominati suddetti, hanno sostenuto che il marchio "Kombat", dotato di una propria capacità distintiva in virtù della predetta contraffazione fosse vittima di un comportamento di concorrenza sleale. 

La notorietà di Kombat deriva da una ininterrotta attività di promozione e commercializzazione dei suoi prodotti, aumentata dai successi commerciali nella seconda metà degli anni '90 e dalla fornitura a diverse società calcistiche della Serie A, fino alla promozione delle divise della Nazionale Italiana di calcio per gli Europei del 2000 e i Mondiali Fifa del 2002. Di converso, Nike ha sottolineato che la parola Kombat della Basic era priva di carattere distintivo in quanto già utilizzata da altre aziende di abbigliamento per alcuni capi sportivi. Tuttavia, nessuna di queste difese ha convinto i giudici. Il Tribunale ha evidenziato che la Nike nell’associare la parola Combat al suo segno distintivo, di acclamata notorietà, non escludesse il rischio di confusione nei consumatori. Difatti per l’assoluta identità fonetica e la quasi integrale identità grafica dei termini Kombat e Combat i consumatori sono indotti a credere che i prodotti o i servizi del titolare del marchio provengono o siano collegati all'azienda leader sul mercato. In altre parole, Nike ha prodotto nelle diverse attività riconducibili alla parola Combat, quel tipico fenomeno chiamato “Reserve Confusion” (così elaborato negli Stati Uniti), che si verifica quando - per la notorietà di chi adotta un segno identico/simile a un marchio anteriore-  il pubblico  viene attratto nell’acquisto  dal marchio più forte. Il giudice ha così voluto salvaguardare il "diritto conferito alla registrazione", che riconosce al titolare il divieto a terzi dell'uso del marchio salvo autorizzazione riconosciuta dall’azienda titolare del predetto segno distintivo.